浅议专利等同侵权的适用限制

一、前言

当涉案产品被诉侵犯涉案专利的专利权时，被诉侵权人需要将涉案产品的技术方案与涉案专利进行侵权比对，通过专利侵权比对判定涉案产品是否侵犯涉案专利的权利，在专利侵权判定中，包括很多侵权判定原则，其中一个重要原则为等同侵权原则，其起源于美国，如今在世界主要国家或地区的专利法律体系中都普遍适用。

二、专利等同侵权的适用限制

在专利侵权判定中，当专利相同侵权不成立时，这时应当进行等同侵权的判断，所谓等同侵权，是指涉案侵权产品技术方案的技术特征与涉案专利技术方案中的对应技术特征从字面意思比对存在差别，但属于等同特征，在此基础上，涉案侵权产品的技术方案被认定落入了涉案专利的保护范围，这时就属于等同侵权。在等同侵权的判定过程中，其中最关键的是对等同特征的认定，这个在北京高院的专利侵权判定指南中做了明确的定义，等同特征，是指与权利要求所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员无需经过创造性劳动就能够想到的技术特征。通过专利的等同侵权判定，虽然涉案侵权产品技术特征与涉案专利的对应技术特征从字面意思比对存在差别，但是最终也可以判定为专利侵权，因此，可以在一定限度上，维护涉案专利权人的权益。

在专利侵权判定中，虽然可以通过等同侵权原则，判定涉案产品侵犯涉案专利的专利权，维护专利权人的权益，但是，当通过等同侵权原则扩大了专利权人的权益的同时，意味着压缩了社会公众的利益，为了平衡这种权益关系，在专利侵权判定中对于等同原则的适用，也存在一定的限制性规则，其中，可预见性原则就是在认定专利等同侵权过程中的一个限制性规则，所谓可预见性，是指对于发明权利要求中的非发明点技术特征、修改形成的技术特征或者实用新型权利要求中的技术特征，如果专利权人在专利申请或修改时明知或足以预见到存在替代性技术特征而未将其纳入专利权的保护范围，在侵权判定中，权利人以构成等同特征为由主张将该替代性技术方案纳入专利权的保护范围的，不予支持。

从上述可预见性原则可以知道，在专利权人获权或者确权过程中，针对明知或足以预见到存在替代性技术特征而未将其纳入专利权的保护范围的技术特征，在侵权判定中进行等同特征的认定得不到支持，这样一来，权益的天平又倾斜到社会公众这边，因为明知或足以预见到存在替代性技术特征的自由度太大了，在具体的专利侵权判定中，可能出现以下场景：

专利权人与被诉侵权人的专利侵权纠纷中，在侵权判定过程中，认定相同侵权不成立时（司法实践中大部分案件很难认定相同侵权），被诉侵权人可以进行举证，对于字面意思不同的技术特征，被诉侵权人可能会以可预见性原则来进行抗辩，以不适用于等同侵权的判定，从而避免侵权责任，这样一来，可能对专利权人有失公平。

面对上面这种情况，为了相对公平，对于可预见性中定义的明知或足以预见到存在替代性技术特征，上海市高级人民法院在司法实践中也做了解释：权利要求中记载的未被修改技术特征的变换特征对所属领域的技术人员而言在专利申请日无需创造性劳动就能想到，或者权利要求中记载的被修改技术特征的变换特征对所属领域的技术人员而言在技术特征修改日无需创造性劳动就能想到，而在申请时或者修改时未将该种变换特征写入权利要求中，权利人在侵权诉讼中对该种变换特征主张等同侵权的，人民法院不予支持。

同时，北京高院的专利侵权判定指南中，对可预见性原则适用的技术特征也进行了限制，也即在专利等同侵权判定中，适用可预见性原则的技术特征只限定在：

①发明权利要求中的非发明点技术特征。

②修改形成的技术特征。

③实用新型权利要求中的技术特征。

通过上述信息可以知道，可预见性原则能够对专利等同侵权判定造成限制，笔者认为，不管是在专利获权过程中，还是在专利确权过程中，专利侵权判定中能否使用可预见性原则来限制等同原则的适用，归根结底还得看专利的撰写质量，当专利撰写质量高，专利权利要求的保护范围相对合理，在等同侵权判定中的限制就更少，能够更顺利的适用等同侵权；当专利撰写质量不高，专利权利要求的保护范围不合理，可能导致等同侵权判定中存在较多的限制，可能存在专利申请人在获权或者确权时，本可以预见到某一等同技术特征，但在答复审查意见通知书或无效答复中，由于修改机会或专利修改范围的限制，而不能将已经预见到的等同技术特征写入权利要求，导致在专利侵权诉讼中不能主张等同侵权，最终影响专利维权效果。

三、小结

有鉴于此，创新主体在进行研发创新过程中，不仅需要针对技术或产品进行专利组合的布局，还需要对专利组合中的单件专利质量进行把关。在撰写专利的权利要求时，不管是对权利要求的前序部分还是特征部分，都需要站在本领域技术人员的角度，尽量把技术特征的变形特征、简单替换特征考虑到，能进行上位就进行上位保护，确定合理的保护范围，以便专利权利人在将来使用专利进行维权时，能够顺利的适用等同原则，而不受可预见原则的约束。

作者介绍：

彭宇，德赛西威IPR