淺議專利等同侵權的適用限制

一、前言

當涉案產品被訴侵犯涉案專利的專利權時，被訴侵權人需要將涉案產品的技術方案與涉案專利進行侵權比對，通過專利侵權比對判定涉案產品是否侵犯涉案專利的權利，在專利侵權判定中，包括很多侵權判定原則，其中一個重要原則為等同侵權原則，其起源於美國，如今在世界主要國家或地區的專利法律體系中都普遍適用。

二、專利等同侵權的適用限制

在專利侵權判定中，當專利相同侵權不成立時，這時應當進行等同侵權的判斷，所謂等同侵權，是指涉案侵權產品技術方案的技術特征與涉案專利技術方案中的對應技術特征從字面意思比對存在差別，但屬於等同特征，在此基礎上，涉案侵權產品的技術方案被認定落入了涉案專利的保護範圍，這時就屬於等同侵權。在等同侵權的判定過程中，其中最關鍵的是對等同特征的認定，這個在北京高院的專利侵權判定指南中做了明確的定義，等同特征，是指與權利要求所記載的技術特征以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果，並且本領域普通技術人員無需經過創造性勞動就能夠想到的技術特征。通過專利的等同侵權判定，雖然涉案侵權產品技術特征與涉案專利的對應技術特征從字面意思比對存在差別，但是最終也可以判定為專利侵權，因此，可以在一定限度上，維護涉案專利權人的權益。

在專利侵權判定中，雖然可以通過等同侵權原則，判定涉案產品侵犯涉案專利的專利權，維護專利權人的權益，但是，當通過等同侵權原則擴大了專利權人的權益的同時，意味著壓縮了社會公眾的利益，為了平衡這種權益關系，在專利侵權判定中對於等同原則的適用，也存在一定的限制性規則，其中，可預見性原則就是在認定專利等同侵權過程中的一個限制性規則，所謂可預見性，是指對於發明權利要求中的非發明點技術特征、修改形成的技術特征或者實用新型權利要求中的技術特征，如果專利權人在專利申請或修改時明知或足以預見到存在替代性技術特征而未將其納入專利權的保護範圍，在侵權判定中，權利人以構成等同特征為由主張將該替代性技術方案納入專利權的保護範圍的，不予支持。

從上述可預見性原則可以知道，在專利權人獲權或者確權過程中，針對明知或足以預見到存在替代性技術特征而未將其納入專利權的保護範圍的技術特征，在侵權判定中進行等同特征的認定得不到支持，這樣一來，權益的天平又傾斜到社會公眾這邊，因為明知或足以預見到存在替代性技術特征的自由度太大了，在具體的專利侵權判定中，可能出現以下場景：

專利權人與被訴侵權人的專利侵權糾紛中，在侵權判定過程中，認定相同侵權不成立時（司法實踐中大部分案件很難認定相同侵權），被訴侵權人可以進行舉證，對於字面意思不同的技術特征，被訴侵權人可能會以可預見性原則來進行抗辯，以不適用於等同侵權的判定，從而避免侵權責任，這樣一來，可能對專利權人有失公平。

面對上面這種情況，為了相對公平，對於可預見性中定義的明知或足以預見到存在替代性技術特征，上海市高級人民法院在司法實踐中也做了解釋：權利要求中記載的未被修改技術特征的變換特征對所屬領域的技術人員而言在專利申請日無需創造性勞動就能想到，或者權利要求中記載的被修改技術特征的變換特征對所屬領域的技術人員而言在技術特征修改日無需創造性勞動就能想到，而在申請時或者修改時未將該種變換特征寫入權利要求中，權利人在侵權訴訟中對該種變換特征主張等同侵權的，人民法院不予支持。

同時，北京高院的專利侵權判定指南中，對可預見性原則適用的技術特征也進行了限制，也即在專利等同侵權判定中，適用可預見性原則的技術特征只限定在：

①發明權利要求中的非發明點技術特征。

②修改形成的技術特征。

③實用新型權利要求中的技術特征。

通過上述信息可以知道，可預見性原則能夠對專利等同侵權判定造成限制，筆者認為，不管是在專利獲權過程中，還是在專利確權過程中，專利侵權判定中能否使用可預見性原則來限制等同原則的適用，歸根結底還得看專利的撰寫質量，當專利撰寫質量高，專利權利要求的保護範圍相對合理，在等同侵權判定中的限制就更少，能夠更順利的適用等同侵權；當專利撰寫質量不高，專利權利要求的保護範圍不合理，可能導致等同侵權判定中存在較多的限制，可能存在專利申請人在獲權或者確權時，本可以預見到某一等同技術特征，但在答複審查意見通知書或無效答複中，由於修改機會或專利修改範圍的限制，而不能將已經預見到的等同技術特征寫入權利要求，導致在專利侵權訴訟中不能主張等同侵權，最終影響專利維權效果。

三、小結

有鑒於此，創新主體在進行研發創新過程中，不僅需要針對技術或產品進行專利組合的布局，還需要對專利組合中的單件專利質量進行把關。在撰寫專利的權利要求時，不管是對權利要求的前序部分還是特征部分，都需要站在本領域技術人員的角度，盡量把技術特征的變形特征、簡單替換特征考慮到，能進行上位就進行上位保護，確定合理的保護範圍，以便專利權利人在將來使用專利進行維權時，能夠順利的適用等同原則，而不受可預見原則的約束。

作者介紹：

彭宇，德賽西威IPR