未经允许,是否可以将他人所有的商标用于非注册商标品类内的商品或服务?例如,“米奇琳MIQILIN水槽」”“骆驼大润发冰箱”“小米集成吊顶”“百度炒饭”“联邦马牌机油滤芯」”“百盛烤肉”“娃哈电吹风」”“张亮五金”等是否构成商标侵权?

本文分析了未经许可将他人的商标使用在非注册商标品类内的商品或服务构成商标侵权的法律依据、“误导公众”的判断标准和方法,并结合司法判例,对商标法中“误导公众”的判断标准和方法等有关问题提出一些观点,以供交流探讨。

文 | 宋汪洋 山东烟泰光远律师事务所
本文由作者向新则独家供稿

01.

未经允许,将他人所有的商标用于非注册商标品类内的商品或服务构成商标侵权的法律依据


依据《中华人民共和国商标法》(下称“《商标法》”)第13条、第57条规定,被相关公众所熟知的商标,可以请求驰名商标保护,禁止他人在注册商标品类外的商品上或服务中使用相关商标,但原告应当证明此种商标使用会误导公众,并致使损害商标注册人的利益。


依据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》(下称“《驰名商标若干问题的解释》”)第9条规定,足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系,而减弱驰名商标的显著性、贬低驰名商标的市场声誉,或者不正当利用驰名商标的市场声誉的,属于误导公众,并致使损害商标注册人的利益。


第10条规定,原告请求禁止被告在不相类似商品上使用原告驰名商标的,法院应当考虑以下因素:


(一)该驰名商标的显著程度;

(二)该驰名商标在相关消费者或公众中的知晓程度;

(三)使用驰名商标的商品与使用被诉商标或者企业名称的商品之间的关联程度;

(四)其他相关因素。


《国家知识产权局商标侵权判断标准》(下称“《商标侵权判断标准》”)第20条、第21条规定了误导公众主要包括生产者误导和生产者关系误导,以及判断误导应当考虑的因素,包括:


(一)商标的近似情况;

(二)商品或者服务的类似情况;

(三)注册商标的显著性和知名度;

(四)商品或者服务的特点及商标使用的方式;

(五)相关公众的注意和认知程度;

(六)其他相关因素等。


同时,《商标法》第14条规定了行政部门、法院在认定驰名商标事实时应当考虑的因素。


因此,在他人未经允许将已注册的商标使用于非注册商标品类内的商品上或服务中,侵犯商标专用权的诉讼中,原告应当证明:


(A)原告拥有有效的商标专用权;

(B)涉诉商标属于驰名商标;

(C)他人在使用相同或类似的商标;

(D)原被告的产品具有一定的关联性;

(E)驰名商标在被诉商标的商品的相关公众中具有一定的知晓程度;

(F)此种使用会误导公众;

(G)此种使用会损害商标注册人的利益;

(H)此种使用对商标专用权造成了损害。


本文着重讨论判断“(F)此种使用会误导公众”要素中“足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系”的标准和方法,其他证明要素会在后续文章中讨论。


02.

“误导公众”的判断标准和方法


《商标法》和《驰名商标若干问题的解释》仅列明了构成“误导公众”的标准是“足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系”,《商标侵权判断标准》也仅列明了判断误导公众的类型和要考虑的因素,但并未列明行政部门、法院在审理“误导公众”时应当考虑的标准和方法。


因此,明确标准和方法,有助于统一裁判结果,让商标所有人更加重视并积极发展商标的价值,做好产品,提高服务质量;也有助于防止商标所有权人垄断商标产业,促进商标市场的自由竞争。


1. 一般情况下,审理“误导公众”的判断标准和方法


通常来讲,只有公众真实的相信驰名商标的所有人是被诉商标所附商品的生产者或服务的提供者才构成误导公众。当被诉商标所附的商品或服务与驰名商标所有人提供的产品或服务属于竞争关系,同时,被诉商标和驰名商标足够类似或相同,则被告使用被诉商标的行为构成误导公众。而当原被告所提供的产品或服务毫无关系时,则使用类似或相同的商标不构成侵权。


例如,用在宠物狗玩具上的商标“Chewy Vuiton”不构成对用在奢侈品上的商标“Louis Vuitton”的侵权,因为宠物狗玩具的价格十分便宜,而奢侈品的价格十分昂贵,且二者产品毫不相关,各自的购买者没有可能相信自己购买的宠物狗玩具与奢侈品生产商有关,或者购买的奢侈品与宠物狗玩具的生产商有关。


再比如,“张亮五金”不构成对“张亮麻辣烫”的商标侵权,因为二者的产品毫无关系,且在“张亮五金”购买弯头的消费者和在“张亮麻辣烫”购买餐饮服务的消费者不会相信或认为自己购买的产品或服务与对方的生产者或服务的提供者有关,即公众没有被实际误导,当然也没有被误导的可能性。


2. 在双方商品有一些联系,但无竞争关系的情形下,判断“误导公众”的标准和方法


对于原被告的产品有一些联系,但并不构成竞争关系的商标侵权诉讼,行政部门、法院会从以下几个方面因素考虑、判断是否“足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系”以至于误导公众:


(1)驰名商标的显著程度;

(2)原被告产品的关联度;

(3)二者商标的相似程度;

(4)证明公众被实际误导了的证据是否直接或充分;

(5)二者的销售渠道;

(6)二者产品的分类,以及公众区分二者产品提供商所需要的知识或经验程度;

(7)被告选择被诉商标的目的;

(8)是否影响到原被告产品线的扩张。


① 驰名商标的显著程度


驰名商标的显著性和标识生产者的能力是判定被诉商标是否误导公众最重要的因素。因为,一个不显著的商标,或者标识生产者能力十分弱的商标不具有让公众产生商标及商标所附属的产品与特定的生产者存在联系的印象或认知,进而公众也就不会因为有另外一个新的、类似的商标而被误导去认知这个新的商标或产品与公众原来认知的商标或产品的生产者有关。


驰名商标的标识能力包括从商标本身的文字和图形上获得的标识能力,以及从商业经营活动中获得的标识能力。商标本身文字和图形上的标识能力由商标的显著性决定,商标的显著性的判断标准和方法法院有统一且繁杂的标准和方法,我将在后续文章中论述,此处不再赘述。


除了从商标本身的显著性获得商标标识生产者的能力外,通过商业经营的方式也可以使商标获得标识生产者的能力。原告可以通过提出以下证据予以证明原告通过大量的商业投入使得商标获得了显著的标识生产者的能力:


(a)原告投入了大量的广告支出;

(b)将驰名商标与生产者联系起来的消费者研究报告;

(c)原告的商品被大量且成功的销售;

(d)有众多未经原告请求的媒体对原告的产品进行了报道;

(e)有很多企图侵犯商标专有权的行为发生;

(f)商标已经被长时间、广范围、排他性的使用在相关商品或商业活动中。


除此之外,法院也会审查是否有大量现有或潜在的商品或服务的消费者能够理解该商标在用于与企业相关的产品或商业活动时是用于指代特定个人或企业,即生产者。


② 原被告产品的关联度


对于有相互关联的产品,公众很容易被误导的认为驰名商标的所有人与被诉商标的产品有相关关系(由驰名商标所有人生产、认证或授权的产品),即便事实上驰名商标的所有人和被诉商标标识的产品没有关系。通常来讲,公众越容易产生原被告的产品是相互关联产品的认知,法院对原被告商标的相似度要求也越低。


因此,当原被告的商品具有互补性,原被告的商品出售给同一类别、同一阶层的消费者,原被告的商品在同一零售商店出售,店主通常会将原被告的商品相邻陈列,或原被告的商品在用途和功能上相似时,法院对驰名商标和被诉商标之间的相似性要求不会很高。因为在此情形下,即便商标相似度比较低,但经营环境和商品渠道足以误导公众两个产品的生产者是相关的,甚至是同一的。


③ 二者商标的相似程度


原被告商标的相似程度主要从三个方面审理:视觉,听觉、声音和含义。法院对这三个层面的审理应当以公众在经济市场中遇到二者商标和产品的反应为背景。即,法院应当审理,当公众在日常生活中,依据日常生活习惯购买相关产品或服务,遇到相关商标时,公众会否被误导的去认为两个产品、两个商标所标识的生产者是相关的。


在此种商标相似性的审理中,应当着重审理两个商标有多少相同的地方,有多大程度的相似,而非审理两个商标有什么不同。因为对于有相关性的商品,公众会先入为主的认为生产者有相关关系,而公众会更容易注意到商标的相同或相似之处,进而因此加强了公众的这种存在相关性的认知,并且在此情况下,公众通常会忽略两个商标的不同之处。


当然在比较时法院应当从商标的整体性去比较,而非将商标拆开,一部分一部分的比较相似和不同之处。


视觉比较,文字和图形有多大程度的相同?相同的地方占比是多少?被告会更多的去使用整体看起来与驰名商标相似的文字图形商标组合方式还是明显不同的文字图形的组合方式?


听觉和语音,通常来讲,声音是商标原创性、显著性和识别生产者能力最重要的部分。例如,古代中国小商贩的沿街叫卖要比挂一个幌子的经济活动多的多,如今,叫卖也发展出了艺术内涵,而幌子已流失在了历史里。


在听觉、声音部分,有的语音在语音学上是严格的区分,但在公众的使用和认知层面,这些语音可能没有像语音学上要求的显著的区别。这就需要原被告提交专家证据或者公众认知调查报告去证明两个商标在语音上的相似或不相似,例如,“老干妈”和“老干爹”这两个商标在语音上是否相似需要专家证据和公众调查报告。


含义:近义词当然可以证明两个商标是相似的。


④ 证明公众被实际误导了的证据是否直接或充分


直接的证据证明现在公众已经被实际误导了当然可以证明未来公众也一定将被误导。这类证据通常包含消费者调查报告等,诉讼中,对调查方法、调查样本的质证是重点。


⑤ 二者的销售渠道


融合的、重叠的营销渠道增加了公众被误导的可能性,越是在同一市场、同一场地、用同一途径营销商品的,用相同或相似的商标越容易误导公众。


例如,原被告都通过授权经销商的方式销售自己的产品,经销商的销售方法、销售价格都相同或类似,则原被告的营销渠道属于重叠。


即便原被告的其他的营销方式不同,例如,通过不同的渠道投放广告,像分别通过抖音、小红书、西瓜视频、微博等投放广告;参加不同的活动或赛事,但由于产品面向同一群消费者,只是在细分的消费群体中有所区别,这不影响法院对两个相似度很低的商标认定其已误导公众的结论,例如,香奈儿、爱马仕、迪奥、蒂芙尼、卡地亚、华伦天奴等品牌面向的是同一群消费者——女性奢侈品消费者,只是细分市场有区别(爱马仕的包可能讲更贵些),因此法院在判断误导公众时对这些品牌的商标的相似性要求很低。


⑥ 二者产品的分类,以及公众区分二者产品生产者所需要的知识或经验程度


通常来讲,法院会用购买涉案产品的普通消费者的谨慎程度和视角去判断两个商标是否能够误导公众,这种谨慎程度应当包含消费者固有的对决定购买相关产品做出的不假思索的草率认知和决定,以及消费者对产品表面信息不加审慎确认的相信自己的直觉的态度。


一般的,当消费者具有该领域的专业知识时,法院会适用更高的谨慎程度标准去判断,但这不会排除公众仍会被误导可能性。


同样,当商品的价格不便宜、甚至昂贵时,法院会合理的期望消费者在购买时更加谨慎,但同样,这仍然不会排除公众仍有被误导的可能性。


但是,如果商标对普通消费者不重要,则该证据可以作为公众不容易被误导的证据。


在特殊的情形下,当被告的产品质量比原告的产品质量好,或者二者质量相当,则原告的商标专用权没有受到任何伤害,即,在这种商标诉讼中,原告没有遭受任何损失,那么原告据此很难胜诉。但这并不是任意使用他人商标的合理理由,因为如今的质量好,不代表以后的质量好。因此,在这种情况下,法院仍会给予禁令,但不会判决赔偿原告损失。


⑦ 被告选择被诉侵权商标的目的


当被告故意选择与驰名商标相似或相同的商标,则法院会假定公众已被误导,证明责任转移到被告,被告应当证明公众没有被误导。但如果被告知道自己的商标可能侵犯了驰名商标的专用权,并采取了补救措施,这种补救措施可以证明被告没有故意选择与原告商标相似或相同的商标,此时,误导公众的证明责任仍在原告。


⑧ 是否影响到原被告产品线的扩张


当原被告的一方将来可能会扩大业务,以至于其业务将与对方进行直接竞争,则法院会更倾向于认为被告的现阶段商标的使用违法并出具禁令,因为被诉商标将在可见的未来误导公众。特别是当双方的产品属于紧密相关的产品,则双方任何一种业务的扩大都将导致双方关系成为直接竞争关系,此时,法院会更倾向于认定商标构成误导公众。


以上8项因素,有的因素是重点因素,有的因素是非重点因素,在不同案件中,重点因素和非重点因素都会有所不同;同时,也并不是哪一项因素将会独立决定是否误导公众。法官会先判断哪些因素支持误导公众,哪些因素不支持误导公众,然后再综合判断所有因素及其在本案中的影响力,最终做出是否误导公众的判断。


03.

结合相关司法判例进一步说明“误导公众”的判断标准和方法


以下说明并罗列相关判决书的部分内容以说明法院在审理非商标类别侵权案件时关注的重点和审理逻辑,以供读者评判预测法庭在审理相关案件时关注的重点。


1. 米其林公司诉超洁公司侵害商标权案


(2016)最高法民再408号,米其林公司诉超洁公司侵害商标权纠纷一案中,法院认为超洁公司在水槽等厨房用具商品上使用“米奇琳MIQILIN”商标时误导了公众,并侵犯了米其林公司所有的注册为“米其林”“MICHELIN”的商标,该商标核定使用在第12类商品上,包括车轮、车轮轮缘、轮胎等,并论证:被诉侵权商标与涉案权利商标在字形上存在一定差异,但在中文层面,被诉侵权商标中包含的“米奇琳”与权利商标“米其林”系具有相同结构的文字组合,并且读音完全相同,两者均没有特定的含义,特别是两文字标识的首字“米”相同、末字“琳”与“林”仅为有无偏旁的差异,相关公众在整体认知上易产生混淆误认。


而被诉侵权商标中包含的“MIQILIN”字母组合在拼音上既可对应“米奇琳”,亦可对应“米其林”,而“米其林”又系“MICHELIN”的音译,“MIQILIN”与“MICHELIN”既有近似的读音,在字母组合上又有较多相同的元素,两者在整体辩 识上同样易引起混淆误认。综上,应认定被诉侵权商标“米奇琳MIQILIN”与涉案权利商标“米其林”、“MICHELIN”构成近似。


米其林集团于上世纪八十年代进入中国,已在境内设立多个独资或合资企业,并持续、广泛地使用其涉案权利商标,通过开展多种形式的宣传,其涉案权利商标已达到驰名程度。


被诉侵权商标指定使用的水槽等厨房用具商品与米其林集团涉案驰名商标核定使用的汽车轮胎等商品的消费群体存在交叉和重叠,超洁公司使用被诉侵权商标足以使相关公众产生混淆误认,从而减弱米其林集团涉案驰名商标的显著性,损害米其林集团的利益。故对米其林集团涉案权利商标的保护可以跨类到厨房用不锈钢水槽。


综上,本院认定超洁公司使用“米奇琳MIQILIN”被诉侵权商标的行为构成对米其林集团第519749号“米其林”第136402号“MICHELIN”注册商标专用权的侵害,应承担相应的侵权责任。


2. 康成(中国)公司诉韩宝公司等侵害商标权案


(2021)浙民终1517号,康成(中国)公司诉韩宝公司等侵害商标权纠纷一案中,法院认为韩宝公司等主体使用“骆驼大润发”商标于其生产、销售的冰箱上侵犯了康城公司的“大润发”商标专用权,误导了公众, “大润发”商标的核定服务项目(第35类):货物展出、商业橱窗布置、广告宣传版本的出版等,并论证:本案中,涉案商标核准使用品类为第35类:货物展出、商业橱窗布置、广告宣传版本的出版、广告空间出租、商业管理咨询、商业调查、进出口代理、推销(替他人)、组织商业或广告展览、自动售货机出租(截止)。


涉案商标的核准使用类别第35类中包括推销(替他人),实际上康成公司控股的上海大润发有限公司经营中也在超市中推销、零售电冰箱,涉案商标核定使用的服务、商品与被诉侵权标识使用的商品在功能、用途、销售渠道、消费对象等方面存在相同之处,容易造成相关公众混淆……本案被诉侵权标识主要使用在第11类的冰箱上,两者在《分类表》和《区分表》中显然分属不同类别。


从相关公众的一般认识判断,两者亦属于不同行业,而大型连锁超市实际售卖的商品种类繁多,与商品的提供者之间不一定存在特定联系,故两者不构成类似商品与服务。本案被诉侵权商品中贴有“大润发”字样,且在商品外包装上贴有“制造商:宁波百羚制冷科技有限公司”“品牌:骆驼大润发”的字样,同时,被诉侵权标识为图文组合标识,但最显著部分系“大润发”中文字样,与涉案商标的文字完全相同……被诉侵权商品外包装上明确标有“大润发”字样,与涉案商标字形、读音等完全一致,且在被诉侵权商品实物正面贴有“大润发”标识,该标识中最显著的部分系中文字样“大润发”,承担着呼叫该标识的功能,与涉案商标之间构成近似。


被诉侵权商品的外包装上印有“大润发”字样以及在商品实物上贴有“大润发”标识后,结合其在“大润发”标识中标有的中文译文为超市的“Mart”英文字样,以相关公众的一般注意力为标准,足以使相关公众对商品来源产生误认或混淆,因此韩宝公司销售被诉侵权商品的行为构成商标侵权。


……


虽然涉案商标核定使用的“推销(替他人)”服务类别与被诉侵权的冰箱商品不构成类似,但考虑到大润发超市在实际经营中亦会销售自有品牌的商品,且亦销售冰箱等家电类商品,两者在日常生活中存在一定关联,消费对象也存在一定重叠。对于康成公司第5091186号商标的相关公众而言,韩宝公司、百羚公司在冰箱商品上使用被诉侵权标识,弱化了他们对康成公司与第5091186商标已有联系的认识,损害了康成公司的合法权益。


因此韩宝公司、百羚公司在明知康成公司第5091186号“大润发”商标具有较高知名度的情况下,仍复制、摹仿第5091186号“大润发”驰名商标的文字,主观上难谓善意,两公司使用被诉侵权标识的行为,均构成对康成公司第5091186号“大润发”驰名商标的侵害,依法应承担相应的法律责任。


3. 小米公司诉拼多多及其商户侵害商标权案


(2021)沪73民初450号,小米公司诉拼多多商户、上海寻梦公司侵害商标权纠纷一案中,法院认为拼多多商户在销售浴霸、暖风机等商品时使用了小米公司注册的商标,虽然小米公司的商标被核定使用的商品为第9类笔记本电脑、可视电话等,但商户的使用误导了公众,侵犯了小米公司的商标专用权,并论证:本案中,被告商户在其开设的涉案店铺中销售涉案浴霸、暖风机、平板灯、凉霸四种被诉侵权商品时,在商品名称、商品图片、商品详情页面多处突出使用“小米”“小米家浴霸”“小米家风暖”“小米家用平板灯”“小米家用凉霸”等标识。


该些标识完全使用了原告的涉案“小米”商标,属于在不相同或者不相类似商品复制、摹仿原告已经注册的涉案“小米”驰名商标,不正当地利用“小米”驰名商标的 市场声誉,误导公众,损害了驰名商标权利人的利益,应当认定构成商标侵权。


被告商户销售的涉案浴霸、平板灯、凉霸实物产品机身、外包装、说明书等多处突出使用“小米生态浴霸”“小米浴霸”“走进小米”“小米”“小米家浴霸”“小米家电器”等标识,该些标识完全使用了原告的涉案“小米”商标,属于在不相同或者不相类似商品复制、摹仿原告已经注册的涉案“小米”驰名商标,因此,该些被诉侵权产品属于商标侵权产品,被告商户销售侵犯注册商标专用权的商品,也构成商标侵权。


4. 百度网路公司诉京百度餐饮公司侵害商标权案


在(2022)京民终170号,百度网路公司诉京百度餐饮公司侵害商标权纠纷一案中,法院认为,京百度餐饮公司在其餐饮商业经营活动中使用“百度”一词误导了公众,侵犯了百度网络公司的商标专用权,并论述:京百度公司及其涉案分公司使用与“百度”近似的“京百度”作为企业字号,具有攀附百度公司的“百度”商标声誉、搭便车的主观故意,客观上也容易导致相关公众误认为京百度公司及其涉案分公司与百度公司之间存在关联关系,对京百度公司及其涉案分公司的投资或经营主体产生误认,造成服务来源的混淆……


5. 大陆马牌公司诉马牌江西等公司侵害商标权案


(2021)京民终490号,大陆马牌公司诉马牌江西等公司侵害商标权纠纷一案中,法院认为,马牌江西等公司将“联邦马牌”“马牌”等商标用于其经营活动及其生产、销售的滤清器等产品上误导了公众,并论述:大陆马牌公司拥有“德国马牌”文字商标,核定使用商品为第12类“车辆轮胎;陆、空、水机动运载器”等。马牌江西等公司拥有“大陆马”等商标,核定使用商品为第7类车辆轴承过滤器(机器或引擎部件)、第12类飞机、第35类广告等、第37类汽车保养与修理等。


(1)马牌江西公司在其生产、销售的滤清器等产品外包装上使用“联邦马牌”“马牌”字样;在其经营的1688电商平台店铺中宣传、销售带有被诉侵权商标标志的被诉侵权商品;在网络媒体上使用“马牌”字样对被诉侵权商品进行宣传;在显示其为账号主体的微信公众号中宣传带有“马牌”字样被诉侵权商品的行为构成侵权。


上述在被控侵权产品外包装及宣传中突出使用被诉侵权商标的行为具有指示商品来源的作用,属于商标性的使用。所突出使用的被诉侵权商标标志与大陆马牌公司驰名的涉案商标在文字构成、含义、呼叫等方面较为相近,已构成对已注册驰名商标的复制、摹仿。


被诉侵权商品与使用驰名涉案商标的轮胎商品虽在功能、用途上有所不同,不属于相同或类似商品,但具有关联性,考虑大陆马牌公司涉案商标的较高知名度,马牌江西公司在被诉侵权商品包装及宣传中使用被诉侵权商标标志,易使相关公众误认为马牌江西公司生产、销售、宣传的被诉侵权产品与驰名涉案商标以及权利人或者被许可使用人存在联系,从而在实际上不正当地利用了驰名涉案商标的市场声誉,无偿占用驰名涉案商标权利人因付出努力和大量投资而获得的知名度的利益成果,割裂了相关公众对涉案商标与其权利人的轮胎商品的固有的和应有的联系,损害了驰名涉案商标权利人的利益。


(2)邦达悦兴公司在其实体店铺和网上店铺销售带有被诉侵权商标标志的被诉侵权商品,并称其为“马牌北京总代理”进行宣传的行为,构成商标侵权。


本案中,马牌江西公司及邦达悦兴公司皆认可邦达悦兴公司销售的带有被诉侵权商标标志的被诉侵权商品为马牌江西公司所生产、销售,故在前述马牌江西公司生产、销售带有被诉侵权商标标志的被诉侵权商品构成商标侵权认定的基础上,邦达悦兴公司在其经营的实体店铺及网上店铺中销售上述马牌江西公司生产、销售的被诉侵权产品的行为也构成商标侵权。


其在网上店铺中宣传其为“马牌北京总代理”的行为亦会导致相关公众对其所销售产品来源的混淆误认,将其与驰名的涉案商标相联系起来,故邦达悦兴公司在其网上店铺中使用“马牌北京总代理”进行宣传的行为亦构成商标侵权。


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